Der ip courses Podcast für europäisches Patentrecht

In dieser Folge diskutieren Gerd Hübscher, Fabian Haiböck, Michael Stadler und Lukas Fleischer zum Jahresausklang keine Entscheidung einer Beschwerdekammer, sondern ein konkretes Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. Passend zur Silvesterzeit wird das Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung diskutiert, die sich mit Feuerwerkskörpern beschäftigt, genauer mit einer Aufnahme für Feuerwerkskörper, die eine kontrollierte Darstellung von Figuren ermöglicht. Erfindung Die zugrundeliegende Patentanmeldung (EP 3 128 285 A1) betrifft eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass Leuchtkörper innerhalb einer Rakete so angeordnet werden können, dass sie bei der Explosion am Himmel bestimmte Motive – etwa Herzen oder Symbole – darstellen. Aufgrund der unkontrollierten Rotation der Rakete während des Flugs kommt es jedoch häufig zu Verzerrungen oder falscher Ausrichtung der dargestellten Figur. Die Erfindung setzt hier an und schlägt eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung vor, die mit einem Sensor zur Bestimmung des Erdmagnetfelds sowie einer gesteuerten Zündeinrichtung ausgestattet ist. Dadurch soll der Zündzeitpunkt so gewählt werden, dass der Feuerwerkskörper nur bei einer geeigneten Ausrichtung explodiert, um das gewünschte Motiv korrekt am Himmel darzustellen. Prüfungsverfahren Im Mittelpunkt der Diskussion steht das Prüfungsverfahren und insbesondere die Klarheit der Ansprüche. Die Prüfungsabteilung beanstandete, dass aus Anspruch und Beschreibung nicht eindeutig hervorgehe, ob die Aufnahmevorrichtung selbst mit abgeschossen wird oder am Boden verbleibt. Weitere Klarheitseinwände betrafen den häufigen Gebrauch des Begriffs „vorzugsweise“ sowie uneinheitliche Begrifflichkeiten für dasselbe Bauteil (Stab vs. Leitstab). Neben den Klarheitseinwänden wurde auch mangelnde erfinderische Tätigkeit von der Prüfungsabteilung geltend gemacht. Erwiderung und Ergebnis Die Erwiderung des Vertreters fiel prägnant und knapp aus. Zentrale Punkte wurden lediglich klargestellt, ohne umfangreiche Argumentation oder den (eigentlich obligatorischen) Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Insbesondere wurde der Prüfungsabteilung mitgeteilt, dass die Aufnahmevorrichtung mit abgeschossen wird, und dass es sich bei Stab und Leitstab um dasselbe Merkmal handelt. Diese Klarstellungen wurden teilweise akzeptiert, auch wenn sie nicht vollständig in die Anspruchsfassung übernommen wurden. Nach Bereinigung einzelner Klarheitseinwände, nämlich der inkonsistenten Verwendung der Begriffe innerhalb des Anspruchssatzes, erteilte die Prüfungsabteilung das Patent, ohne dass im Verfahren ein Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchexerziert wurde - weder vom Anmelder, noch von der Prüfungsabteilung. Das ip courses Podcast-Team wünscht einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr!

In dieser Folge diskutieren Lukas Fleischer, Michael Stadler, Gerd Hübscher und Fabian Haiböck die Entscheidung T 301/94 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts aus den 1990er-Jahren. Passend zur Weihnachtszeit befasst sich die Entscheidung mit einem festlichen technischen Gegenstand: dem Glas von Champagnerflaschen. Im Zentrum steht die Frage der offenkundigen Vorbenutzung und die Anforderungen an deren Nachweis, insbesondere bei chemischen Zusammensetzungen von bereits vor dem Prioritätstag ausgelieferten Produkten. Die Entscheidung behandelt grundlegende Aspekte des Einspruchsverfahrens, darunter den Beweismaßstab bei Vorbenutzung, die Rolle externer Beweismittel sowie die rechtliche Einordnung sogenannter „versteckter Merkmale“. Erfindung Die Erfindung betrifft ein spezielles Flaschenglas, vorgesehen für Champagner- bzw. allgemeiner für Schaumweinflaschen. Das Glas weist eine definierte chemische Zusammensetzung auf, die optische Eigenschaften bedingen: Das Glas lässt Licht im grünen Wellenlängenbereich durch und absorbiert gleichzeitig mehr als 95 % des ultravioletten Lichts bei einer Glasdicke von etwa fünf Millimetern. Ziel ist der Schutz des Flascheninhalts vor UV-Strahlung, da diese die Qualität des Champagners beeinträchtigen kann. Die beanspruchte Zusammensetzung umfasst unter anderem Siliziumdioxid sowie definierte (sehr geringe) Mengen an Sulfiden. Einspruchsverfahren Das Patent wurde angegriffen, wobei sich der Einspruch im Wesentlichen auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung stützte. Der Einsprechende, ein französischer Glashersteller, machte geltend, bereits vor dem Prioritätstag eine große Anzahl von Flaschen mit identischer Zusammensetzung an einen Winzer geliefert zu haben, der diese Glasflaschen nachfolgend mit Champagner befüllte. Der Patentinhaber bestritt einerseits die Zulässigkeit des Einspruchs und machte andererseits geltend, dass die offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend nachgewiesen worden war, insbesondere rügte er die verspätete Vorlage von Beweismitteln. Offenkundige Vorbenutzung und „versteckte Merkmale“ Zentrale Frage war, ob die Lieferung der Flaschen an einen einzelnen Winzer eine offenkundige Vorbenutzung darstellt und ob sämtliche Merkmale – einschließlich der chemischen Zusammensetzung des Glases der gelieferten Flaschen – dadurch zum Stand der Technik wurden. Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass die vorbehaltlose Übergabe an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit ausreicht, sofern keine Geheimhaltungsvereinbarung besteht. Der Einsprechende konnte eine geschlossene Beweiskette vorlegen, bestehend aus Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen sowie eidesstattlichen Erklärungen /"Ehrenerklärungen") des belieferten Winzers. Zudem wurden eingelagerte Flaschen sichergestellt und unabhängig analysiert. Die Untersuchungen bestätigten, dass die Flaschen aus einem die beanspruchte Zusammensetzung aufwiesen. Das Argument des Patentinhabers, es handle sich um „versteckte Merkmale“, die ein Fachmann nicht analysiert hätte, ließ die Kammer nicht gelten. Maßgeblich sei allein, dass die Merkmale objektiv vorhanden und der Gegenstand öffentlich zugänglich gewesen sei. Ergebnis Die Beschwerdekammer bestätigte die offenkundige Vorbenutzung und damit den Widerruf des Streitpatents. Weiters wies sie einen Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurück, da die aufgeworfenen Rechtsfragen bereits geklärt waren. Zusammenfassung Die Entscheidung T 301/94 stellt ein anschauliches Beispiel aus der Praxis dar, das zeigt, dass an den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung zwar hohe Anforderungen gestellt werden, bei sorgfältiger Beweisführung ein solcher Angriff jedoch durchaus erfolgreich sein kann. Das ip courses Podcast Team wünscht frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest!

In dieser Folge widmen sich Michael Stadler und Lukas Fleischer einer Hörerfrage zur unentrinnbaren Falle nach G 1/93. Die Frage knüpft unmittelbar an die bisherigen Podcastfolgen zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (Folge 13 und Folge 14 der zweiten Staffel) sowie an die zuletzt besprochene Entscheidung zum Staubsaugerfilterbeutel (Folge 12 der dritten Staffel) an. Hörerfrage Ein nicht ursprünglich offenbartes Merkmal X befindet sich im erteilten unabhängigen Anspruch. Im Einspruch wird dies als Verstoß gegen Art 123(2) EPÜ geltend gemacht. Daraus ergibt sich grundsätzlich die unentrinnbare Falle – außer in den Ausnahmefällen der G 1/93. Kann man Merkmal X streichen und stattdessen neue, einschränkende Merkmale Y und Z einfügen, die zwar keinen Bezug zu X haben, den Schutzbereich aber stärker begrenzen? Antwort der Podcaster Der Schutzbereich lässt sich nicht quantitativ messen, sondern nur über Ober-/Untermengenrelationen vergleichen. Entscheidend ist, ob ein Gegenstand, der vor der Änderung nicht unter den Anspruch fiel, nach der Änderung unter den Anspruch fällt (Art 123 (3) EPÜ). Y und Z können den Anspruch stärker einschränken, trotzdem bleibt die Streichung von X unzulässig, wenn Y/Z nicht zwingend X implizieren. Die Verkehrsschutzinteressen des Art 123 (3) EPÜ sprechen klar dagegen, den Schutzbereich "seitlich" zu verschieben. Damit liegt weiterhin eine unentrinnbare Falle vor. Zusatzfrage: Unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen? Grundsätzlich gibt es die unentrinnbare Falle bei abhängigen Ansprüchen nicht. Ein abhängiger Anspruch, der ein nicht offenbartes Merkmal enthält, kann immer gestrichen werden. Der unabhängige Anspruch definiert den maximal zulässigen Schutzbereich im Einspruch. Selbst wenn der abhängige Anspruch eine unzulässige Erweiterung enthält, zieht er den Rest des Anspruchssatzes nicht mit. Praktisch wichtig: Das streitige Merkmal sollte frühzeitig, spätestens im Hilfsantrag, entfernt werden, um Verspätungsdiskussionen zu vermeiden. Die unentrinnbare Falle greift selbst dann, wenn alternative Merkmale den Anspruch "stärker" einschränken würden. Entscheidend bleibt allein das Verbot der Schutzbereichserweiterung nach Art 123 (3) EPÜ. Bei abhängigen Ansprüchen besteht dieses Problem hingegen nicht.

In dieser Folge sprechen Michael Stadler und Lukas Fleischer über die Entscheidung T 270/22 der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Der Fall betrifft einen Staubsaugerfilterbeutel, dessen Fasern aus rezykliertem Kunststoff bestehen sollen. Die Entscheidung ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Aufnahme eines nicht offenbarten Merkmals in die Ansprüche zu einer Offenbarungsüberschreitung führen kann – und gleichzeitig zeigt sie einen Spezialfall, in welchem der Patentinhaber der unentrinnbaren Falle nach G 1/93 dennoch entkommen kann. Erfindung Die Anmeldung betrifft einen klassischen Staubsaugerfilterbeutel mit einem Faservlies oder einem Vliesstoff, dessen Fasern aus einem oder mehreren rezyklierten Kunststoffen gebildet sind. Technisch ist die Erfindung simpel – das Problem entsteht erst im Laufe des Verfahrens. Prüfungsverfahren Die Prüfungsabteilung akzeptierte die Neuheit, nahm jedoch zur Behebung eines vermeintlichen Klarheitsmangels eine DIN-Norm (DIN EN 15347:2007) in den Anspruch auf, um den Begriff „rezyklierter Kunststoff“ zu definieren. Diese Norm beschreibt jedoch lediglich die Klassifikation von Kunststoffabfällen, nicht deren spätere Faserherstellung. Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthält somit folgende Merkmalskombination: Staubsaugerfilterbeutel, umfassend einen Innenraum umschließende Wandung aus einem luftdurchlässigen Material sowie eine in die Wandung eingebrachte Einlassöffnung, dadurch gekennzeichnet, dass das luftdurchlässige Material mindestens eine Lage eines Vliesstoffes und/oder eine Lage aus einem Faservlies umfasst, der bzw. das Fasern umfasst oder hieraus besteht, die aus einem recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten Kunststoffen gemäß der Norm DIN EN 15347:2007 gebildet sind. Einspruchsverfahren Der Einsprechende rügte ua die Überschreitung der Offenbarung nach Art 100 lit c EPÜ des Anspruchs 14, jedoch nur in Zusammenhang mit einem konkreten Aspekt. In der mündlichen Verhandlung erhob die Einspruchsabteilung zusätzlich ex officio den Einwand, dass die Aufnahme der Norm selbst eine Offenbarungsüberschreitung darstellt. Versuche der Patentinhaberin im Rahmen von Hilfsanträgen die Norm wieder aus dem Anspruch zu streichen, scheiterten an Art 123 (3) EPÜ. Das Patent wurde widerrufen. Beschwerdeverfahren Die Beschwerdekammer bestätigte die Offenbarungsüberschreitung durch die Aufnahme der Norn in den Anspruch, da die Norm keinerlei Handlungsanweisung enthält, wie die Fasern hergestellt werden, der Anspruch jedoch fordert, dass die Fasern **gemäß der Norm** gebildet sind. Bei der Prüfung der Hilfsanträge kam die Beschwerdekammer in Hinblick auf die Streichung der problematischen Bezugnahme auf die Norm zum Schluss, dass der Ausnahmetatbestand gemäß G 1/93 erfüllt ist und die Bezugnahme auf die Norm gestrichen werden darf. Dies deshalb, da die Norm keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Staubsaugerbeutel leistet und lediglich den Austausch von Informationen über Kunststoffabfälle zum nachfolgenden Recycling definiert, ohne konkrete Qualitätskriterien für die Abfälle zu fordern (insbesondere ist auch die Information "keine Klassifizierung möglich" oder "nicht bekannt" in der Norm zugelassen. Entsprechend konnte die problematische Passage aus dem Anspruch entfernt werden – ohne dass dies einen Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ darstellt, sodass der eigentlich unentrinnbaren Falle ausnahmsweise entkommen werden konnte. Die Sache wurde zur weiteren Prüfung der anderen Einspruchsgründe, insbesondere von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. Weiteres Verfahren Nach der Zurückverweisung wurde in der Fortsetzung des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung ein Hilfsantrag für gewährbar erachtet. Beide Verfahrensbeteiligten legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, sodass zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ein zweites Beschwerdeverfahren anhängig ist.

In dieser zweiten Folge zur Entscheidung G 1/99 beleuchten Fabian Haiböck und Michael Stadler die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die zentrale Vorlagefrage: Darf der nicht beschwerdeführende Patentinhaber ein (unklares) Merkmal streichen, sodass er ohne Beschwerde einzulegen in eine bessere Position gebracht wurde? Vorlagefrage Muss ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde? Antwort der Großen Beschwerdekammer Grundsätzlich gilt das Verbot der reformatio in peius: Der Patentinhaber darf im Beschwerdeverfahren nicht besser gestellt werden, als er es durch die angefochtene Entscheidung bereits war. Die Große Kammer formulierte jedoch ein Ausnahmeschema für Fälle, in denen das Patent ohne Korrektur widerrufen werden müsste. Der Patentinhaber darf in solchen Fällen: - ursprünglich offenbarte, einschränkende Merkmale aufnehmen, - ausnahmsweise ein ursprünglich offenbartes, aber den Schutzbereich erweiterndes Merkmal aufnehmen (sofern kein Verstoß gegen Art. 123(3) EPÜ), - und nur wenn solche Änderungen nicht möglich sind in letzter Konsequenz das unzulässige Merkmal streichen, sofern dies Art 123 (3) konform ist. Verfahrensausgang Die konkrete Anspruchsfassung wurde letztlich mangels erfinderischer Tätigkeit verworfen. Ein anschließender Überprüfungsantrag blieb erfolglos – die Entscheidung markiert das Ende des Falls T 315/97. Relevanz für die Praxis. G 1/99 ist ein zentraler Baustein des EPA-Beschwerderechts und definiert die Grenzen der Verteidigungsmöglichkeiten des Patentinhabers, wenn nur der Einsprechende gegen eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde führt. Neben materiellen Anforderungen (Art. 123 (2), 123 (3), 84 EPÜ) rückt hier das Verschlechterungsverbot als verfahrensrechtliche Schranke in den Fokus. Leitsatz Grundsätzlich muß ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müßte. Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen: - in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken; - falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen; - erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.